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【CIPF】徐驰:专利权属纠纷的实务思考

作者:admin    时间:2019-08-15

 

专利权属纠纷的实务思考

大家上午好,首先非常感谢苏总刚才对我的介绍,以及对IBM公司整体知识产权情况的介绍。

刚才苏总也提到专利诉讼这一方面,其实恰恰相反,IBM作为原告在知识产权诉讼这个方面,不管是在美国总部也好,还是在全球各个国家和地区也好,都是相当低调的。

大家可以注意到,在中国这么多年以来,我们其实并没有主动的去提过专利侵权诉讼。美国这么多年以来,也就是最近一两年在美国有一些专利侵权诉讼发生。

今天借这个机会我其实想跟大家分享一下,在专利诉讼里面除了侵权诉讼,我们还有一类很重要的诉讼是专利权属纠纷诉讼。这一类诉讼可能平时大家关注的程度不会很多,因为它不像侵权诉讼涉及到巨额的赔偿,这种专利权属纠纷诉讼实际上是对专利权和专利申请权的归属做一个认定,它不涉及到侵权赔偿的问题,所以在社会上引起的关注可能不是特别大。

但是,我觉得对高科技企业来讲,虽然今天我们整个环节的主体叫专利运营、技术转移,但是我觉得这个专利权属其实是专利运营前期非常关键的一个步骤,首先你要把专利权属法律的稳定性能够非常有效地确定下来,这样才能谈到后面专利运营的一些问题。

专利权属诉讼,首先想跟大家强调的一点是,目前在中国的法律框架下面我们有两种途径可以去做,一种是诉讼途径,另一种是行政程序,但是行政程序有一个问题,它是一个调解程序,它不是说我把这个请求提交到国家知识产权局、专利局,专利局可以给你做一个判定,不是这样的,它一定要双方同意,国家知识产权局、行政部门去做调解,这样才能进行行政程序。

通常来讲的话,如果我权属有纠纷了,对方肯定是不愿意去调解了,所以大部分情况还是要走到诉讼这个程序。诉讼的必要性在哪里呢?有一点很重要的是说,一旦我到法院提了专利权属纠纷诉讼。法院一立案之后,原告这一方就可以拿着法院受理案的通知书,要求国家专利局停止涉及到纠纷专利或者是专利申请所有的程序。这些程序包括专利的审查、转让、许可、备案以及发明人的变更,以及专利无效的这个情况,所有一切在专利局的行政程序全部停止。

这个为什么很重要呢?大家可以设想这样一种情况,如果我不马上去提取专利权属纠纷诉讼的话,万一目前的专利权人或者是专利申请权人,他把他的专利权或者是申请权转让给一个第三方的话,如果这个第三方是一个善意受让的第三方,一旦转让手续完成了之后,将来你再去提取专利权属纠纷诉讼就没有目标了,你就没有办法把专利权拿回来,因为它是一个善意受让的,所以存在这样一种风险。

在业界,专利权属纠纷诉讼一旦提起可以停止所有的行政程序,这其实是有争议的。大家知道在旧《专利法》的框架下面,专利权属纠纷是一个无效的理由,但是现在它不是一个无效的理由,我们提专利无效的时候只能是新颖性、创造性等等这样一些实质性的内容,你不能说提无效的时候我说这个专利权不是这个专利权人的,我能不能提无效,不能,这不是复审委认可的专利无效的理由。

前面就先跟大家介绍一下诉讼程序和行政程序的一些关系。其实我们在企业实务过程中,看到的更多的专利权属纠纷的诉讼,跟员工离职、跳槽之后,到了新公司或者是自己开办了一些新的企业,这是有关的。

其实我们最核心的,在《专利法》下面的法条是第六条,以及《专利法》实施细则的第十二条,对于职务发明的一个规定。

其实对职务发明来讲,他不仅仅是说我在单位工作期间完成了这个发明,完成单位分配的任务,这叫职务发明。

我们可以看到实施细则的第十二条说,你在退休、调离,以及劳动人事关系终止后一年内做出的,与你在原单位承担的本职工作或分配的任务有关的发明创造,这些其实也都是职务发明。这些发明的权利也是属于原单位的,不是属于新单位的。

所以,这里就存在一个问题,怎么样去界定有关,既然这个法里面用了这个词叫有关,它就不是一模一样的意思,它如果是一模一样意思的话,那它就是一个技术秘密的侵权,那就没有什么好说的了,它就是为了保障从技术角度看的延续性和继承性,所以他把这个范围扩展到有关的发明创造。

所以我们在看到所有涉及专利权属纠纷诉讼,涉及到退休劳动人士合同终止后一年内,离职后一年内的这个职务发明纠纷的时候,最核心的焦点就是在对于“有关”这个词的认定上,怎么认定这个相关性。

不同的法院在不同的案件里面,其实是给出了不同的判断标准。有一些法院比较宽松一些,他说只要你这个技术的领域是一样的领域,或者是解决的技术问题是类似的,我们就认为你是有关的。那有的法院就秉持一个相对来讲比较严格的标准,就是说你必须是权利要求角度来讲,你必须解决技术方案,正好跟你在原单位创作出来的这些技术成果是要高度相似的,如果不是高度相似,即使你解决的技术问题相同,我也不认为它是有关的,所以这个是目前的一些法院不一样的判断标准。

那我们试图把与员工离职有关的专利权属纠纷类型给他们简单做一个分类:

第一类,完全基于侵犯商业秘密的专利权属纠纷。这个就是这个发明人跳槽了之后,他在新单位做出来的发明创造,跟他在原单位其实已经形成的工作成果是一模一样的,这个其实就是侵犯商业秘密,这个大家比较好理解,那我就与原单位相同的技术内容去申请专利。

第二类,我有一部分是跟在原单位形成的技术成果是一模一样的,但是我到了新单位之后,离职一年之内我又改了改,是加了一点新的东西,做了一部分的创新。所以它的一个融合,它是商业秘密+一部分创新的融合。这部分就是与原单位相同技术内容这部分,还是基于商业秘密的问题。创新的这部分,就涉及到对相关性的认定。

第三类,完全没有跟原单位的技术成果一模一样的技术内容,完全是我在离职一年内加入了新公司之后,自己创作出来这个东西。但是这个东西跟我在原单位承担的工作内容是有关联的,所以在这里就要对这个实施细则相关性进行一个认定。

所以基本上是这样一个三类,但是这里还要提到一点,如果我们从侵犯技术秘密的角度去起诉,我们为什么会说尽量从专利权属纠纷的角度去起诉,而不要从侵犯技术秘密的角度去起诉?因为你从侵犯技术秘密角度去起诉,除非你想要高额赔偿这当然是可以的。但是你又证明不了它的损害有多大,或者对方获利有多少,你从侵犯技术秘密角度起诉,首先一点你要进行秘密性鉴定,做现有技术检索,确定它是一个技术秘密,那这个其实耗费的时间和成本就相当大了。

你要进行现有技术检索,证明你现在这个诉争专利不是一个现有技术,然后你还要到技术鉴定机构去鉴定秘密点,这样你才能够满足技术秘密诉讼对技术秘密这个秘密性要求,还不包括后面统一性的鉴定要求,所以我们认为这一部分是比较难做的。

那我们也试图来对发明人的情况做一个分类,他其实在新单位的专利权或者是专利申请权有几种情况:

第一种情况,发明人仅仅包含跳槽过去这些员工,那这里面就不需要挑战发明人的资格问题了。

第二种情况,这个发明人的列表里面既有跳槽过去的这些员工,也包含这个单位他本身自己的这些员工。这里面你如果不能证明他自己员工那一部分,发明人的资质是有问题的,你最大的可能性最后就是一个专利权共有。因为你如果是专利权属纠纷,你说我原来单位那部分员工那部分权力,应该是属于原单位的,但是新单位的发明人的贡献,还是属于新单位的,所以最后可能是一个专利权共有。

第三种情况,发明人仅仅包含新单位员工,那这种情况就比较困难了。因为你要去证明这些发明人他是列错了,你怎么样证明他列错了?人家已经在专利申请文件上把他的发明人列上去了,实际上是一个初始性的证据。但是你要是说推翻他这个发明人,说他错了,你要举证,这个举证的难度其实是比较大的。因为不论是说你想证明谁不是发明人,或者是你想证明谁是发明人,对于原告来讲其实难度都很大。

接下来谈一下如果从我们企业角度来讲,如果我们从原告的角度,如果想去主张这些权力的话,提起专利权属纠纷诉讼的话,通常怎么样去证明这些问题?因为在专利权属纠纷诉讼里面你要证明它的相关性,举证的难度相对来讲还是比较大,不像专利侵权诉讼。

专利侵权诉讼其实你的举证难度主要涉及到后面的赔偿额的认定方面,你需要证明对方获利多少,或者我损失多少。但是在这个被控侵权产品和权力要求的比对上面,他相对来讲是不需要你去证明太多,你只要能够把这个技术特征match上就行了。

但是专利权属纠纷诉讼不一样,你要证明相关性,你要想尽一切办法去证明这个新单位的员工,他所做出来这些东西,跟他在你这儿的工作任务是相关的。所以会有哪些证据内容需要提供呢?劳动合同、工作计划考评结果。

这个员工之前在你这儿工作的时候,每年年初要制定什么样的,他今年要干什么活,然后年底的考评怎么样,他做了哪些事情。

以及他在原公司工作期间提交过的申请、发表过的论文,所有这些东西其实都是为了证明他现在这个专利跟他原来单位工作期间,技术内容是有相关性的。

还有一些很重要的证据,比如说像内部邮件,领导通过内部邮件给他分配了一些什么样的工作任务、工作汇报等等。

以及个人简历,很多人在个人简历上会写,我在什么公司工作期间,我承担了什么样的工作任务,做了一些什么样的事情。这个其实比较有利,因为会认为是他自己的自认,就是你自己都承认了干过这些事,所以这相对来讲是比较有利的证据。

那还有一个很关键的证据,就是跟他有过接触的,但目前仍然还在你这个公司工作的这些人。这些人他们比如说微信聊天记录上的信息、邮件的信息,因为这些人还是你的员工,你相对来讲可能会比较容易取得。那走了的那些人,你想从他手机上取证,可能性几乎为零,所以这部分员工的持有的信息也是很重要的。

但是问题在什么呢?就是我们列了这些内容是说证据可以从这些方面去收集、去准备,但是问题在哪里?一个是证据的真实性,因为我们从证据规则角度来讲,你证据本身获得了,但是你怎么证明这个证据是真实的,是没有被你公司篡改过的。大家可以看到这些证据里面,所有证据几乎都是从公司内部系统上获得的,内部邮件,除了个人简历以外,包括他的劳动合同、工作计划、考评结果,这些东西都是从你公司内部邮箱也好,内部记录数据的服务器这些东西上取得下来的。

但是你把这些证据提交到法庭之后,对方可能会问,你怎么证明你这些证据自己企业内部没有为了这个企业的利益去修改过这些电子数据的信息呢?你怎么证明它的不可篡改性,以及它的真实性,这是一个问题。即使我找公证员过来公证了,公证员也只能是说我在这电脑前面坐着,我看见你公司的人从公司哪个系统登录进去获得一个什么样的信息,但是公证员不可能给你证明,你这个证据就是没有经过篡改过的,所以公证也是不足以证明这个证据真实性的。这个在法院那边,如果对方提出挑战的话,是一个比较大的问题。

还有一个证据的合法性,你怎么样去获得这个内部员工的这些邮件、通讯,尤其是手机上微信聊天记录这些信息。你取证的手段和程序是不是足够合法,是不是能够得到法庭的认可?

另外还有服务器在境外的,如果这个存储数据的服务器在境外,那这个证据算不算域外证据?如果算域外证据的话,所有这些信息还都得经过相关的公证和认证,就是涉外使领馆的公证和认证,这也很麻烦。

再有一点,怎么样去保护在职员工,因为很多现在的在职员工,他说我可以把这个信息给公司,没问题,但是因为我们都是在这个圈子里面工作的,我不希望让对方知道我把这些信息交给了公司、提交给了法庭。所以我的请求是说,你可以用这些信息,在你诉讼里去用,但是你不要告诉法官这个信息的来源是谁,你也不能让对方知道这个信息的来源是谁。

那这个就很难办,因为我们可以主张是说这是涉及到企业秘密,主张不公开审理,这个是可以,但是不公开审理只是说不对公众公开审理,对方在质证的时候,你还是要跟对方交换证据。

那如果对方是说你都不告诉我你这个证据是从哪儿来的,那我怎么可能认定你这个证据是真实的,是有效的呢?这是一个问题。

其实当我们看到这个电子数据真实性的时候,回顾这些所有法律,《民事诉讼法》其实2012年就把电子数据作为新的证据种类纳入了。那在《电子签名法》里面也特别提到了,就是审查数据电文作为证据的真实性,特别要考虑你生成、储存和传输数据电文方法的可靠性。

但是这一点谁来认定?就是你公司内部的这些生成、储存、传输数字电文方法的可靠性。现在来讲的话,只能是找一个第三方的技术鉴定机构进来,然后去看你这个公司内部的这些数据的IT系统,它是不是这个数据生成、储存或者传输数据电文是可靠的,保持内容完整性方法也是可靠的,以及鉴别这个邮件发件人的方法也是可靠的,以及其他一些因素。

这就导致了什么呢?就是你在所有提起这些专利权属纠纷诉讼的时候,技术鉴定的成本、公证的成本,都是非常巨大的。

这有一个案子跟大家分享一下,2005年上海其实有一个案例,他这个就是原告举证的电子邮件系统存在原告员工自己电脑里面的邮箱系统里面。但是他这个邮件实际上是已经从邮件服务器下载到他本地了,那这个法院当时就认为是说不行,你这个邮件虽然我是登录你这个员工的邮箱看到了,但实际上它已经是一个复制件了,它具有可修改性。

就是你这个邮件不是原始的一开始发过来,存在服务器上的邮件。其实每个公司都不可能保证把这么多员工的每一封邮件,全部都永久地保留在服务器上。他总会过一段时间,比如说10天半个月的他会把服务器邮件清空一下,那员工自己在自己本地能读就行了。

但是如果这样的证据它都是复制件的话,它的真实性可能很难得到法庭充分的认可。所以我们认为在专利权属纠纷诉讼里面,最重要的问题就是一个举证的问题,怎么样证明它是一个技术上有相关性的。另外证据的真实性、合法性和有效性,怎么样去得到法院的充分的认可。

我觉得这个是值得每一个人从我们目前中国的证据规则、证据体系里面,去不断地进行思考的一个问题。我的建议是应当对于专利权属纠纷这类案件中的相关性证明,从证据规则的角度,尤其是涉及电子证据的真实性认定方面,给予更多灵活性的对待,充分考虑保存电子证据的企业的实际情况、声誉以及企业内部IT系统的稳定性、安全措施等,避免企业在维权的过程中遭遇过多的举证困难,面临维权不利的后果。这也是加强知识产权保护,大力打击侵权行为所要求的。谢谢,今天就分享这么多。


(作者:徐驰  IBM亚太及大中华区知识产权法律总监



文章来源:强国院;
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