作为一个专利代理人，创造性三步法简直就是耳熟能详的每日必修课！而在提起三步法时，想必每个代理人脑海里立即浮现出的是《专利审查指南》中描述：“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行，(1)确定最接近的现有技术，blabla……(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，blabla……(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，blabla……”。

在实践中感受到的是，在三步法的第三步、判断是否显而易见的过程中，经常需要考虑的是发明是否取得预料不到的技术效果，如果有这样的效果，在创造性争辩过程中也会容易不少。相信发明人从内心里应当也是希望其发明具有良好的、众多的技术效果的吧。然而在审查过程中，审查员通过检索往往会找到相同技术领域、并且技术问题与技术效果接近的对比文件。当说明书中的某些“技术效果”的记载被对比文件提及，对审查过程结果会造成什么样的影响呢？如果对比文件“不幸”公开了本申请在某一方面取得的技术效果，是否会导致审查员认为本申请是“显而易见”的呢？

下面，让我们一起来看两个案例：

案例一

本申请    

本发明涉及一种含多孔金属碎片的人造大理石及其制造方法。所述人造大理石包括由热固性树脂制得的人造大理石基体和具有孔结构的金属碎片。……根据本发明所述的人造大理石包括分散在热固性树脂基体中的带孔（闭孔或开孔）金属碎片（这里也称为发泡金属碎片）。通过使用发泡金属碎片，可以解决表面碎片剥离的问题，可以减少所述人造大理石的重量，并且所述金属颗粒可均匀地分布在整个人造大理石中。

对比文件1：            

本申请涉及一种人造石英石，其含有纤维1~25%……金属片0~5%。……在制造过程中加入纤维，可以使石英石具有更强的抗断裂强度、抗压强度和抗弯曲强度。……本发明中，金属片用于使人造石英石具有各种美观的视觉效果。……

对比文件2：            

本申请涉及一种生产可发泡或发泡金属颗粒、部分或板的方法，该方法包括以下步骤……本发明的方法可以用于生产航空发动机、机器、汽车和飞行器等的部件和结构元件的多孔金属体，在这些应用中需要高比强度和刚性、能量吸收、热绝缘……减轻重量……以及完全的环境相容性等。……

审查员认为权利要求1与对比文件1的区别在于：权利要求1所述的金属碎片具有多孔结构，关于该区别，审查员认为对比文件2公开了将多孔金属碎片用于降低制品重量的技术特征，并且该特征在对比文件2中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同。因此，审查员认为在对比文件1的基础上结合对比文件2以获得本申请的权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见的。经过两次OA之后实审审查员驳回了本申请。

复审过程中，合议组认为，对比文件1清楚地公开了将纤维加入材料改善了抗断裂强度、抗压强度和抗弯曲强度，将碎片添加至组合物是为了获得改善的美学视觉效果。并未记载需要解决与产品重量相关的技术问题。并且，对本文文件1的几个制造实施例都公开了其制备工艺包括真空振动压制等步骤，以制得成品高密度超硬人造石英石板。对比文件1并不存在驳回决定中所述如何降低制品重量的技术问题。对比文件2公开的多孔金属体可以减轻制品重量，然而对比文件2并未提及所述多孔金属体可以用作人造石的组分。在人造石中加入多孔金属体也并非本领域公知常识，因此，本申请相对于对比文件1和2的组合具备创造性。

最后结果

本申请获得专利权

案例二

本申请     

本发明提供一种具有无定形图案的人造大理石，人造大理石包括基质部分和图案部分……用于形成图案部分的这些树脂在硬化过程期间会比基质进行更多的收缩，并且，作为结果，可能发生如上所述的中凹现象。此外，图案部分的比重低于基质的比重，以至于图案部分在硬化过程期间将迁移至人造大理石的上方部分或区域。……形成图案部分的树脂组合物还可以包括无机填料。添加所述无机填料有助于提高图案部分的比重，减少固化时的收缩率使得接近基质。但是需要在不影响透明度的基础上添加最少量。根据本发明的所述具有透明无定形图案的人造大理石不会出现图案部分低于表面的现象从而平滑度相同，不会出现在图案部分和基质部分的界面处发生裂纹的中凹现象，并且具有更加自然的三维立体图案。

对比文件1：            

本申请公开了一种具有无定形团的人造大理石，包括基质和大理石碎片形成的图案部分的比重为1.50-1.67。……

审查员认为权利要求1与对比文件1的区别在于，权利要求1公开了树脂组合物还包括无机填料，基于该区别技术特征，本申请实际上要解决的技术问题是：提高图案部分的比重并保持良好的透明度。而对本领域技术人员而言，通过添加无机填料提高图案部分的比重是本领域的惯用手段。因此，审查员认为在对比文件1的基础上结合公知常识以获得本申请的权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见的。经过一次OA之后实审审查员驳回了本申请。

复审过程中，合议组引用了书籍作为公知常识认为本领域技术人员公知“人造大理石的制备方法很多，主要组成是胶黏剂和填料等，……人造大理石的填料主要是无机填料，改造大理石的性能，可以通过采用新的填料、改变填料比例、填料细度、和改进颗粒表面状态……”。因此，本领域技术人员可以根据需要使用无机填料作为制备原料。此外，对比文件1页记载了“为了将大理石碎片的比重提高到基质的比重，可以向制备大理石碎片的配制物中加入无机填料，然而这样的填料会带来一些问题，例如其透明度会降低”。因此，合议组认为，尽管透明度会降低，但是对比文件1仍然启示本领域技术人员添加无机填料，而为了避免所提及的问题，本领域技术人员会通过有限实验对用量进行调整。因此，本申请相对于对比文件1和公知常识的组合不具备创造性。

最后结果

申请人放弃了本申请

对以上案例进行小结：

可见，无论案例一还是案例二，都有被对比文件提及的技术效果，并且，在实审阶段，都“不幸”地导致审查员认为本申请是“显而易见”的。然而，最终是什么导致两个案件走向不同的结局呢？

细心的读者不难发现，在两个案件的复审过程中，合议组最重视的还是在现有技术中是否存在启示使得本领域技术人员将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题。在案例1中，审查员认为对比文件1并不涉及需要解决与产品重量相关的技术问题。更进一步，对比文件1强调其制得的产品具有高密度，这甚至可以理解为是“减轻重量”的相反教导，因此，可以认为案例1的现有技术并未启示对比文件1和对比文件2的结合。而在案例2中，由于对比文件1提及为了提高比重而添加无机填料，因此，即使对比文件1指出添加无机填料可能是有问题的，但仍然认为案例2的现有技术明确启示了对比文件1和公知常识的结合。用一句顺口溜来总结以上案例就是“效果多，有风险，但启示，更重要”。

以上案例也对专利撰写和审查意见答复的工作给出了一点小小的启示：

在申请撰写时，最重要的是找准申请相对于现有技术的创新点所在，以此为基础罗列合适的技术效果，不能因为追求看似光鲜的申请文件而罗列众多的技术效果，但也不能因为害怕可能被对比文件提及就减少应有的技术效果。在撰写时最好检索一下相关现有技术会很有帮助哦，了解现有技术从而才能够更有针对性的突出本发明的技术优势所在，毕竟有一句话叫做“知己知彼，百战不殆”嘛！在这里隆重推荐康信华源的检索服务哦，如果有兴趣可以跟小编联系~

在答复审查意见时，要认真分析审查意见，找准审查员所评价的“技术效果”和“技术问题”之间的关系。当今科学技术发展速度很快，审查员可能也无法时时保持站在本领域科学发展的前沿，因此，很多审查员的审查意见并非定论，他们只是提出自己的观点（或猜测）并希望申请人对自己的发明进行澄清和解释，从而辨明自己的审查意见是否正确。申请人要抓住这个机会，尽量将本申请的技术优势展现在审查员的面前，合理分析现有技术是否存在获得本申请所要求保护的技术方案的“启示”。要正视审查员的一些“后见之明”的意见，这是人之常情，毕竟审查员是看到本发明之后再做出判断，不容易完全站在没有创造力的“本领域技术人员”的角度客观地进行判断。在这样的情况下更要进行充分的解释，使审查员意识到本发明的创造性所在。此外，针对审查员的一些“属于公知常识/惯用技术手段”以及一些“通过有限次实验可以获得”的审查意见，也可以考虑提供一些公知常识类以及一些补充实验数据的举证，以证明现有技术无法“启示”本领域技术人员获得本申请。

当然，在审查过程中，必要时也需要对权利要求进行适当修改，此时要注意禁止反悔原则[即，专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围]，为自己争取最大利益。最后，要相信officers的公正判断哦！

作者：陈知宇  北京康信知识产权代理有限责任公司